翻訳 井上雅夫 2000.03.10; 7.23  ↑UP 

STATE STREET v. SIGNATURE ハブ・アンド・スポーク事件CAFC判決
1998年7月23日判決

 目  次
前文
バックグラウンド
検討
 「数学的アルゴリズム」の除外
 ビジネス方法の除外
結論
脚注
訳注

原告−被控訴人 STATE STREET BANK & TRUST CO.
被告−控訴人  SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC.

原告−被控訴人(弁論)代理人William L. Patton, Ropes & Gray, of Boston,Massachusetts。(書面)代理人James L. Sigel及び James S. DeGraw。(書面)代理人Maurice E. Gauthier, Samuels, Gauthier, Stevens & Reppert。

被告−控訴人(弁論)代理人Steven L. Friedman, Dilworth, Paxson, Kalish &Kauffman LLP, of Philadelphia, Pennsylvania。(書面)代理人Steven J. Henry, Wolf, Greenfield &Sacks, P.C., of Boston, Massachusetts;及びPhilip G. Koenig, Pittas \\ Koenig, of Winchester, Massachusetts。

法廷助言者Information Technology Industry Councilのための代理人William T. Ellis, Foley & Lardner, of Washington,D.C.。(書面)代理人Harold C. WegnerRichard L. Schwaab、及びMary Michelle Kile。法律顧問John F. Cooney, Venable,Baetjer, Howard & Civiletti, LLP。
法廷助言者Mastercard International Serviceのための代理人Robert C. Scheinfeld, Baker & Botts, L.L.P.,of New York, New York。(書面)代理人Lawrence T. Kass。法廷助言者VISA International Service Associationの(書面)法律顧問LaurieS. Hane, Donald S. Chisum及びAlan L. Durham, Morrison& Foerster LLP, of Palo Alto, California。

マサチューセッツ地区合衆国地裁(Patti B. Saris裁判官)からの控訴 

連邦巡回区合衆国控訴裁判所(CAFC)
96-1327
1998年7月23日判決

RICH、PLAGER、BRYSON、巡回裁判官

RICH 巡回裁判官
 マサチューセッツ地区合衆国地裁は、クレームされたものが<the claimed subject matter>が特許法第101条(1994年)に包含されないことを根拠として、第5,193,056 号特許(056特許)は無効であると認定し、State Street Bank &Trust Co.(State Street)を支持したサマリー判決〔事実審理なしの判決〕を行った。これに対して、Signature Financial Group, Inc.(Signature)は控訴した。State Street Bank & TrustCo. v. Signature Financial Group, Inc., 927 F. Supp. 502, 38USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996)参照。我々は、本件特許のクレームは法定対象物に関するものであると結論するから<because we conclude that the patent claims are directed to statutory subject matter>、取り消し、差し戻す。

  
バックグラウンド

 Signatureは056特許の譲受人であり、その特許の名称は「ハブ・アンド・スポーク金融サービス構成のためのデータ処理システム<Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration>」である。R. Todd Boesを発明者とする056特許は1993年3月9日にSignatureに対して交付された。056特許は概して、ミューチュアル・ファンド〔オープンエンド型投資信託〕の管理者及び取引代理業者<an administrator and accounting agent for mutual funds>であるSignatureがビジネスで使用するために開発した投資機構<an investment structure>をインプリメントするためのデータ処理システム(システム)に関するものである。そのシステムは、本質的に、ハブ・アンド・スポーク(R)<Hub and Spoke(R)>という専有の名称で特定され、複数のミューチュアル・ファンド(スポーク)がそれらの資産を、パートナーシップ<partnership>として組織された一つの投資ポートフォリオ(ハブ)のなかに、プールする機構を可能とする。この投資構成<investment configuration>はミューチュアル・ファンドの管理者に、パートナーシップの有利な税と結合し、管理する投資の規模の経済による有利な結合体<the advantageous combination>を提供する。

 State Street及びSignatureは共に、多層パートナーシップ・ファンド金融サービス<multi-tiered partnership fund financial services>の管理人及び取引代理業者<custodians and accounting agents>としてビジネス活動を行っている。State Streetは056特許に記載されクレームされた特許データ処理システムを使用するために、ライセンス交渉をSignatureと行った。交渉が決裂したとき、State Streetは、特許無効、行使不能、及び非侵害の確認訴訟をマサチューセッツ地裁に提起し、その後、特許法第101条の法定対象物をクレームすることに失敗したことにより特許は無効であると主張して、部分サマリー判決の申立を行った。申立は認容され、その結果、本控訴が行われた。

  
検  討

 控訴審において、我々は、地裁のサマリー判決の認容に服従するように拘束されてはおらず、サマリー判決の基準が満たされていることに関して独立した決定を行わなければならない。Vas-Cath, Inc.v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1560, 19 USPQ2d 1111, 1114 (Fed. Cir.1991)。サマリー判決の認容が適切なのは、重要事実の真正な争点が存在せず、申立側が法律問題として判決を受けられる場合である。Fed. R. Civ. P. 56(c)。我々の手元にある本質的な問題、056特許が特許法第101条の対象物をクレームするのに失敗したことにより無効であるかどうかの問題は、クレームの解釈及び制定法の解釈の両方の問題である。「我々はクレーム解釈に関連する事実ベースの争点を含むクレーム解釈を初めから<de novo>再審理する。」CyborCorp. v. FAS Techs., 138 F.3d 1448, 1451, 46 USPQ2d 1169, 1174(Fed. Cir. 1998) (in banc)。また、我々は、制定法の解釈を初めから再審理する。SeeRomero v. United States,38 F.3d 1204, 1207 (Fed. Cir. 1994)。我々は、056特許のクレームは法定対象物に関するものであり、法律問題として、確認訴訟原告State Streetは第101条に基づく特許無効のサマリー判決の認容を受ける権利を有しないと判決する。 

 法定対象物の争点に関係した以下の事実は、争いがない事実又は相手方<nonmovant>が主張した事実である[訳1]Anderson v. Liberty Lobby, Inc.,477 U.S. 242, 255 (1986)参照。本件特許発明は概して、管理者が金融情報の流れをモニターし記録するのを可能とし、一つのパートナー・ファンド金融サービス構成を維持するために必要な全ての計算を行うシステムに関するものである。既に述べたように、一つのパートナー・ファンド金融サービス構成はいくつかのミューチュアル・ファンド又は「スポーク」がそれらの投資資金を一つのポートフォリオ又は「ハブ」にプールすることが本質的にでき、一つのパートナーシップによる有利な税と結合して、資金管理の、特に、コストの整理統合を可能とするものである。特に、このシステムは同じハブに投資された資産を二以上のスポークに毎日割り当てる手段を提供する。このシステムは、ハブの投資証券の価値の変化とそれに伴う各スポークの資産の額の変化を毎日考慮して、各スポークがハブ内で維持する持ち分のパーセント<the percentage share>を決定する。

 また、このシステムは、毎日の変化を決定する際に、帳簿資本勘定の考えに基づきそれぞれの日の全投資を計算して、ハブの毎日の収入、費用、並びに換金及び未換金の正味の損益をスポークへ割り当てることも可能とする。これにより、各スポークの本当の資産価値の決定及びスポーク間の割当率の正確な計算が可能となる。さらに、このシステムは、毎日、ハブ及び各スポークの全ての関連データを追跡し、ハブの経理及び税目的のために、そして、その結果として、一般の人と取り引きする各スポークのために<for each publicly traded Spoke>、年末の全体の収入、費用、及びキャピタル・ゲイン又はロスを決定できる。

 これらの計算は素早く正確に実行できることが非常に重要である。これが要求されるのは、主に、各スポークが一般の人に受益権を販売し、これらの受益権の価格が実質的にポートフォリオにおけるそのスポークの権利のパーセントに基礎を置いているからである<because each Spoke sells shares to the public and the price of those shares is substantially based on the Spoke's percentage interest in the portfolio>。いくつかの事例では、ミューチュアル・ファンド管理者は、マーケットが閉まった後、1時間半以内に、1セントに至るまで受益権の価値<the value of the shares>を計算することが必要となる。計算は複雑であるから、事実上、その仕事を行うためには、コンピュータ又は類似の装置が必需品である。

 056特許は1991年3月11日に出願された。最初は手段プラス機能節<means-plus-function clauses>を結合した6個の「装置<machine>」クレーム、及び6個の方法<method>・クレームを含んでいた。Signatureによると、出願手続き中に、審査官は第101条違反の拒絶を熟考した。しかし、6個の方法クレームの削除で、審査官は残った現在の6個のクレームの特許査定を行った。クレーム1だけが独立請求項である。

 地裁は、クレームは方法<a process>に関するものであり、各「手段<means>」節は単にその方法のなかの一ステップ<a step>を表していると解釈して、分析を始めた。しかし、「手段」節を有する「装置<machine>」クレームは、そのクレームされた「手段」要素に対応する〔明細書の〕記載の中に、支持する構造<supporting structure>が存在しない場合に限り、方法クレーム<process claims>として合理的にみなすことができるだけである。In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1540-41, 31 USPQ2d1545, 1554 (Fed. Cir. 1994) (in banc)参照。本件はこのようなケースではない。

 独立クレーム1は、第112条第6節に従って正しく解釈すれば、装置に関するものである、以下に、代表的なクレーム1を示すが、かっこ内の内容は、〔明細書の〕記載〔における〕構造を述べており<the subject matter in brackets stating the structure the written description>、クレーム内に列挙された各「手段」に対応するものを明らかにしている。

1.各パートナーが複数のファンドの一つである、パートナーシップとして設立されたポートフォリオの金融サービス構成を管理するための、以下のa〜gからなる、データ処理システム:
 a データを処理するコンピュータ・プロセッサ手段[CPUを含むパソコン];
 b 記憶メディア上にデータを記憶する記憶手段[データ・ディスク];
 c 記憶メディアを初期化するための第一の手段[データ・ディスクに選択されたデータを磁気的に記録する準備を行うように構成された演算論理回路];
 d 前日からのポートフォリオ及び各ファンド内の資産に関するデータ及び各ファンドの資産の増減に関するデータを処理し、各ファンドがポートフォリオ内で保持する持ち分のパーセントを割り当てる第二の手段[特定のファイルから情報を検索し、特定の入力に基づき利益の増減を計算し、パーセント・ベースで結果を割り当て、別のファイルに出力を記録するように構成された演算論理回路];
 e ポートフォリオの毎日の利益収入、費用、及び換金された正味の損益に関するデータを処理し、各ファンドにそのデータを割り当てる第三の手段[特定のファイルから情報を検索し、特定の入力に基づき利益の増減を計算し、パーセント・ベースで結果を割り当て、別のファイルに出力を記録するように構成された演算論理回路];
 f ポートフォリオの毎日の未換金の正味の損益に関するデータを処理し、各ファンドにそのデータを割り当てる第四の手段[特定のファイルから情報を検索し、特定の入力に基づき利益の増減を計算し、パーセント・ベースで結果を割り当て、別のファイルに出力を記録するように構成された演算論理回路];及び
 g ポートフォリオ及び各ファンドの年末の全体の収入、費用、及びキャピタル・ゲイン又はロスに関するデータを処理する第五の手段。[特定のファイルから情報を検索し、全体ベースでその情報を計算し、別のファイルに出力を記録するように構成された演算論理回路]
 各構成要件は、「手段」プラスその機能として記載されており、もちろん、第112条第6節に従い、〔明細書の〕記載に開示された構造の「均等物」を範囲として、解釈される。したがって、クレーム1は、装置、すなわち、パートナーシップとして設立されたポートフォリオの金融サービス構成を管理するデータ処理システムであり、その装置は、少なくとも、〔明細書の〕記載中に開示され、かつ、クレームに列挙された(a)−(g)の手段プラス機能要素に対応する特定の構造からなるものであると適切に解釈される。「装置」は第101条に明確に規定されたものである。我々は、第101条の分析の目的では、クレーム1が、「装置<machine>」に関するものであるのか、あるいは、「方法<process>」に関するものであるのかは、少なくとも特許性のある発明として列挙された4つのカテゴリー(「装置」及び「方法」を含む)の一つである限り、ほとんど関係がないと書きとどめる。
  
 しかし、これで我々の分析の終わりではない、地裁はクレームされたもの<the claimed subject matter>が判例に基づく法定対象物からの除外の二つの選択肢の一つに該当すると結論したからである[1]。地裁は、第一の除外を「数学的アルゴリズム」の除外として、第二の除外を「ビジネス方法」の除外として、言及した。第101条は次のように規定する:
いかなる新規かつ有用な方法、装置、生産品、組成物<any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter>、又はそれらのいかなる新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の条件及び要件に基づいて、特許を受けることができる。
 第101条のわかりやすく明快な意味は、法定対象物の4つの明言されたカテゴリーの一つに該当する発明は、特許法に明示されたその他の特許要件、例えば、第102条、第103条、及び第112条第2節を満足すれば、特許され得るということである[2]
  
 第101条には拡張的な用語「いかなる<any>」が使用されているから、第101条に特に列挙されたもの以上に、特許を得ることができる対象物に関して、いかなる<any>制限も置かないという議会の意志が示されている。実際、最高裁は、議会が第101条を「人間によってなされた太陽の下にある何にでも」及ぶように意図したことを認めた。Diamondv. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980); Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981)も参照[3]。したがって、立法経緯からみて、議会が明確にそのような制限を意図しておらず、特許される対象物に関して第101条に制限を読みとるのは不適当である。Chakrabarty,447 U.S. at 308(「また、我々は、特許法の中に立法府が規定しなかった制限及び条件を裁判所が読み取るべきでないと注意する。」(引用削除)) 参照。
 
「数学的アルゴリズム」の除外
 最高裁は、特許性のない3つのカテゴリー、すなわち「自然法則、自然現象、及び抽象的アイディア」を明らかにした。Diehr, 450 U.S. at 185。本件に特に関連するのは、最高裁が数学的アルゴリズムは単なる抽象的なアイディアである限り特許可能な対象物<patentable subject matter>ではないと判示したことである。Diehr, 450 U.S. 175, passim; Parker v.Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v. Benson,409 U.S. 63 (1972)参照。Diehr事件において最高裁は、特定のタイプの数学的な対象物は、実用的な応用の何らかのタイプ、例えば、「有用で、具体的でかつ現実の結果<a useful, concrete and tangible result>」に限定されるまでは、単独では、抽象的なアイディア以上のものではないと説示した。Alappat, 33 F.3dat 1544, 31 USPQ2d at 1557。[4]

 特許性のない数学的アルゴリズムは、それらが「有用」でなく実体から分離された概念又事実を構成する単なる抽象的なアイディアであることを証明することによって特定することができる。実務向きの立場からは、特許可能であるためには、アルゴリズムは「有用」な方法で応用されなければならないことを意味している。Alappat事件で、我々は、ラスタライザ<rasterizer>・モニタ上になめらかな波形を表示するように一連の数学的計算を行う装置によって変換されたデータが抽象的なアイディア(数学的アルゴリズム、公式、又は計算)の実用的な応用を構成すると判示した。なぜなら、それが「有用で、具体的でかつ現実の結果」 − なめらかな波形 − を作り出すからである。

 同様に、Arrythmia Research Technology Inc.v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, 22 USPQ2d 1033 (Fed. Cir. 1992)事件において、我々は、一連の数学的計算を行う装置による患者の心拍からの心電計の信号の変換が抽象的アイディア(数学的アルゴリズム、公式、又は計算)の実用的な応用を構成すると判示した。なぜなら、それが有用、具体的又は現実のもの − 患者の心拍の状態 − に対応するからである。

 今回、我々は、最終的な基準価格<a final share price>への一連の数学的計算を行う装置による個々の金額を表すデータの変換は数学的アルゴリズム、公式、又は計算の実用的な応用を構成すると判示する。なぜなら、それが「有用で、具体的でかつ現実の結果」 − 記録及び報告のために瞬時に確定し、規制当局によって、また引き続く取引において、受け入れられかつ信頼される最終的な基準価格 − を生成するからである。

 地裁は、クレームされたものが特許性のない抽象的なアイディアであるかどうかを決定するためにFreeman-Walter-Abeleテストを適用して誤りを犯した。Freeman-Walter-Abeleテストは、Benson事件及びFlook事件直後に、特許性のない数学的アルゴリズムを抽出、特定するために、関税及び特許控訴裁判所(CCPA)によって立案され、引き続き、本裁判所によって採用されたものである。In re Freeman, 573F.2d 1237, 197 USPQ 464 (CCPA 1978) as modified by In re Walter,618 F.2d 758, 205 USPQ 397 (CCPA 1980)参照。そのテストは次のように明瞭に表現できる:  

最初は、数学的アルゴリズムが直接又は間接的に記載されているかどうかを決定するためにクレームが分析される。次に、数学的アルゴリズムが発見された場合は、さらに、そのアルゴリズムが「何らかの方法で自然界の要素又は方法に適用されている」かどうかを決定するために、クレームを全体として分析する、そして、そうであれば、そのクレームは「第101条に基づいた資格があるとして合格となる。」
In re Pardo, 684 F.2d 912, 915, 214 USPQ 673, 675-76(CCPA 1982) (citing In re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA1982))。[5]
 
 Diehr事件及びChakrabarty事件以降は、法定対象物の存在を決定するためにFreeman-Walter-Abeleテストを適用することは、もしあったとしても、ほんの僅かでしかない。Alappat, 33 F.3d at 1543, 31USPQ2d at 1557事件で我々が指摘したように、そのテストの適用は人を誤らせる可能性がある。なぜなら、自然法則、自然現象、又は抽象的アイディア自体は保護を受けないが、自然法則、自然現象、又は抽象的アイディアを用いた方法、装置、生産品、組成物は特許可能な対象物であるからである[6]。たとえば、そのテストがアルゴリズムの存在を決定する。Benson事件に基づくと、これは法定対象物ではないことの十分な兆候となるかもしれない。しかし、Diehr事件及びAlappat事件以降は、クレームされた発明が数の入力、数の計算、数の出力、及び数の記憶を含むという単なる事実は、それ自体、又は、それだけで、クレームを非法定対象物とはしないであろう、もちろん、その作動が「有用で、具体的でかつ現実の結果」を生み出すかぎり。Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2dat 1557[7]。結局、我々が繰り返し述べてきたように、 
どのステップ−バイ−ステップの方法も、それが電子的又は化学的又は機械的であろうと、広い意味ではアルゴリズムを含んでいる。第101条は特許され得る発明のカテゴリーとして方法を明確に含んでおり、さらに、第100条(b)が用語「方法<process>」を「方法、技法又は方法<process, art or method>」として定義し、「既知の方法、装置、生産品、組成物、又は材料の新規な用途を含んでいる」から、クレームがアルゴリズムを含む又はアルゴリズムに関することが、クレームが法定対象物に関するものではないと判決する根拠とはならない。その理由は、特許の保護外におくのは数学的アルゴリズムに限定されているからである・・・・
In re Iwahashi, 888 F.2d 1370, 1374, 12 USPQ2d1908, 1911 (Fed. Cir. 1989) (強調は原文による)。[8]

 クレームが法定対象物に含まれるかどうかの問題は、クレームが4つのカテゴリー − 方法、装置、生産品、又は組成物 − のどれに関するのかではなく[9]、むしろ、対象物の本質的性質、特に実用的な有用性<practical utility>に焦点を合わせるべきである。第101条は法定対象物が、新規性、非自明性、及び適切な開示及び通報を含む特許法のその他の「条件及び要件」も満たさなければならないと明記している。In re Warmerdam,33 F.3d 1354, 1359, 31 USPQ2d 1754, 1757-58 (Fed. Cir. 1994)参照。我々の分析の目的で、上記のように、クレーム1はハブ・アンド・スポーク・ソフトウエアがプログラムされた装置に関するものであり、「有用で、具体的で、かつ現実の結果」を明らかに生成している。Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2d at 1557。このことが、このクレームを法定対象物としているのである、たとえ、有用な結果が価格、利益、パーセント、費用、又は損失のような数で表現されているとしても。
  
ビジネス方法の除外
 第101条に基づき056特許を無効とするもう一つの根拠として、地裁は、判例によって作られた、いわゆる「ビジネス方法<business method>」の除外に依存した。我々はこの不適切に考えられた除外をこれを機会に終わりにする。「ビジネス方法」の除外は、その発端が恐らく「発明の要件」 − 第103条によって削除された − から生じた一般的ではあるが、もはや適用できない法的原理の適用を単に表しているだけである。1952年特許法以来、ビジネス方法は、その他の方法又は方法と同様に、特許性の法的要件に従っており、そうであるべきであった。[10]

 ビジネス方法の除外は本裁判所又はCCPAが発明を非特許とみなすために発動したのではない[11]。この特別の除外の適用に常に優先して、特許法のより明確な概念又は、より一般的に、数学的アルゴリズムの認定に基づく抽象的アイディアの除外の適用がなされてきた。CCPAの分析で実例となるIn re Howard, 394 F.2d 869,157 USPQ 615 (CCPA 1968)事件において、裁判所は、クレームの新規性の欠如に基づいた〔特許商標庁の〕審判の拒絶を支持し、ビジネスを行う方法は「本質的に特許できない」という〔特許商標庁の〕審判の第101条の根拠に触れる必要はないと認定した。at 872, 157 USPQ at 617。[12]
 
 同様に、In re Schrader, 22 F.3d 290, 30 USPQ2d1455 (Fed. Cir. 1994)事件は、ビジネス方法の除外に言及したとはいえ、クレームが数学的アルゴリズムの形の抽象的アイディアを暗に記述し、「自然界の活動又は物から構成される対象物の変換又は転換<transformation or conversion of subject matter representative of or constituting physical activity or objects>」が存在しないという事実によった。22 F.3d at 294, 30 USPQ2d at 1459 (emphasis omitted)。[13]

 State Streetが、我々がビジネス方法の除外の有効性を認めていたと主張するAlappat事件で、我々はMaucorps事件及びMeyer事件を検討した: 

Maucorps事件はセールスマンが各顧客を扱う最適な方法を決定するビジネスの方法論を扱っており、Meyer事件は神経科医が患者を診断するのを助ける『システム』を含んでいる。これらの事件で『発明』と主張されたものはどちらも第101条のカテゴリーには該当しないことは明らかである。
Alappat, 33 F.3d at 1541, 31 USPQ2d at 1555。しかし、これらの事件を詳細に検討すれば、Maucorps事件及びMeyer事件の両方とも、クレームされた発明は、ビジネス方法の除外ではなく、数学的アルゴリズムの除外に基づく抽象的アイディアであるとして拒絶されたことが明らかになる。 In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203 USPQ 812, 816(CCPA 1979); In re Meyer, 688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199 (CCPA1982)参照。[14]

 ビジネス方法の除外を確立したとしてしばしば引用されるHotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908)事件でさえ、特許を無効とするためにその除外に依存したわけではない[15]。その事件では、特許は新規性及び「発明」の欠如のため無効と認定されたのであり、特許が不適切な対象物であったからではない。その裁判所は、「システムの基本的な原理は簿記の技術、例えば、雇い主の商品の代金をそれを持って行く仲介者のつけにすることと同様に古いものである」と説示した。at 469。「もし、特許出願時に、レストランにおいていかなる種類の簿記システムも存在しなかったとすれば、我々は、新規で有用な現金登録及び領収書のシステムが特許法に基づき特許性のある技術であるかどうかの問題に直面していたであろう。」at 472。

 本件においては、除外はない。地裁は、いくつかの論文で明らかにされたのと同じように、ビジネス方法の訓辞を述べたが、ビジネス方法の除外に基づく特許無効の認定の主な根拠として以下のように書きとどめた:

もし、Signatureの発明に特許性があるとすれば、ハブ・アンド・スポーク構成をモデルとした多層ファンド複合体をインプリメントすることを望む金融団体はすべて、そのような事業に乗り出す前に、Signatureの許可を得る必要があるだろう。なぜなら、056特許が、コンピュータにインプリメントされたこのタイプの金融機構を管理するのに必要な会計方法の全てを事実上禁じるほど広くクレームされているからである。
927 F. Supp. 502, 516, 38 USPQ2d 1530, 1542(強調付加)。特許クレームが特許を受けるにはあまりにも広いかどうかは、第101条に基づいて判断すべきではなく、むしろ、第102条、第103条及び第112条に基づいて判断すべきである。上記の説示が正しいと仮定したとしても、クレームされたものが法定対象物であるかどうかに関しては、地裁は何もしなかった。

 このバックグラウンドからみて、特許審査手続マニュアル(MPEM)の最新版において、706.03(a)が削除されていることは驚くには当たらない。過去の版は次のように規定していた:

方法又は方法<process or method>のカテゴリーに入るようにみえるが、ビジネスを行う方法<a method of doing busines>は法定のクラス<the statutory classes>の中にないとして拒絶することができる。Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.,160 F. 467 (2nd Cir. 1908) and In re Wait, 24 USPQ 88, 22 CCPA 822(1934)参照。
MPEP 706.03(a) (1994)。

 この許可はコンピュータ関連発明に関する合衆国特許商標庁1996年審査ガイドラインによって強化されている、現在のガイドラインは次のように規定している:

庁職員はビジネスを行う方法<methods of doing business>に関するクレームを適切に扱うのは困難であった。クレームはビジネスを行う方法としてカテゴリーされるべきではない。その代わりに、そのようなクレームはあらゆる他の方法クレーム<any other process claims>と同様に扱われるべきである。
Examination Guidelines, 61 Fed. Reg. 7478, 7479 (1996)。我々は、まさにこれがこのタイプのクレームが扱われる方法であると賛同する。クレームが第101条の対象物に関するものであるかどうかは、〔自然法則、自然現象、抽象的アイディアのような〕他の何かの代わりに、クレームされたものが「ビジネス」を行っているかどうかによるべきではない< Whether the claims are directed to subject matter within Sec. 101 should not turn on whether the claimed subject matter does "business" instead of something else>。
  
結    論

 控訴された判決は取り消され、本件は本意見と矛盾しない地裁での更なる手続きのために差し戻される。

取り消し、差し戻し。



 
脚注

1.実際、我々はここではこれを決定しないが、判例に基づく除外、例えば、抽象的アイディア、自然法則等は、我々の巡回区の先例が示唆するように、法定対象物の全てのカテゴリーに適用可能であるべきである。Alappat, 33 F.3dat 1542, 31 USPQ2d at 1556参照;In re Johnson,502 F.2d 765, 183 USPQ 172 (CCPA 1974) (Rich, J., dissenting)も参照。
  
2.In re Bergy, 569 F.2d952, 960, 201 USPQ 352, 360 (CCPA 1979)事件で、以下のように説示されている(強調及び脚注削除):

特許性への困難な道で開けなければならない最初のドアは第101条である・・・そのドアに近づいてくる者は発明者である、彼の発明に特許性があろうとなかろうと。・・・しかし、発明者であっても又は発明を有していても、その最初のドアさえ開けられる保証はない。何の種類の発明又は発見ですか? その発明を特許可能とする質の条件とは違い、種類の質問に関しては、第101条は広く、一般的である;その文言は:「いかなる<any>・・方法、装置、生産品、組成物、又はそれらのいかなる・・・改良」。さらに、第100条(b)が用語「方法」を「技法又は方法、及び・・・既知の方法、装置、生産品、組成物、又は材料の新規な用途」を含むように拡張している。もし、発明者が(第112条第2節に従い)クレームの中に定義する、その発明が、明示されたカテゴリーの一つに該当すれば、彼は通り抜けることが許され、第二のドア、第102条へ向かう;「新規性及び特許を受ける権利の喪失」がそこに掲げられた標識である。第101条の用語「新規及び有用」にもかかわらず、発明はこの条文では新規性を審査されない、なぜなら、第101条で新規性を審査するのは、特許法のものごとの仕組み又は長い間に確立された行政上のプラックティスではないからである。 
3.1952年法に伴う委員会報告書によって、議会が法定対象物を「人間によってなされた太陽の下にある何でも含む」ことを意図していたことを知ることができる。S. Rep. No. 82-1979 at 5 (1952); H.R. Rep. No. 82-1923 at 6 (1952)。

4.これは数学的アルゴリズムの除外として知られてきた。この名称は、特にFreeman-Walter-Abeleテストがあると、混乱を引き起こす。数学的アルゴリズムは、それが抽象的アイディアを表している範囲だけで特許を受けることができないことを心に留めることによって、この混乱を改善することができる。

5.このテストは多くの混乱の源であった。In re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982)事件で、CCPAは「アルゴリズムだけより以上に重要なものを含む方法<process which encompasses significantly more than the algorithm alone>の文脈の中の数学的公式」を適用してクレームを支持した。それゆえ、CCPAは追加的な考慮 − アルゴリズムに重要性<significance>の付加 − を挿入した。CCPAはIn re Taner, 681 F.2d 787, 214 USPQ 678 (CCPA 1982)事件で、そのテストの適用を放棄したようにみえる、Freeman-Walter-Abeleテストは非特許対象物を検出するための唯一のテストではないことをしばしば「明確化」しただけであるようにみえる。In re Meyer, 688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199 (CCPA 1982)。
  
6.例えば、Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 590 (1978)(「方法は、自然法則又は数学的アルゴリズムを含んでいるだけの理由で、特許性なしとはならない。」);Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948)(「従来知られていなかった自然現象を発見した者は、その法則の認識の独占を主張できない。もし、そのような発見に発明があるとすれば、その法則の新規で有用な目的への適用から来るに違いない。」);Mackay Radio & Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 306 U.S. 86, 94 (1939)(「科学的な真理、又はその数学的表現、は特許可能な発明ではないとしても、科学的真理の知識の助けで作り出された新規で有用な構造は特許可能である。)参照。

数学的公式を含むクレームがその公式を、特許法が保護するように予定している機能を実行する構造又は方法に、全体として、インプリメント又は適用した場合は、そのクレームは第101条の要件を満足する。
Diehr, 450 U.S. at 192;In re Iwahashi, 888 F.2d 1370, 1375, 12 USPQ2d 1908, 1911 (Fed. Cir. 1989); Taner, 681 F.2d at 789, 214 USPQ at 680も参照。決定的な質問は、そのクレームが全体として法定対象物に関するものであるかどうか、である。クレームが、全体の一部として、それ自体は特許性のないものを含んでいることは重要ではない。「クレームが数学公式、コンピュータ・プログラム、又はデジタル・コンピュータを使用しているというだけの理由で、そうでなければ法定対象物であるクレームが、非法定対象物になることはない。」Diehr, 450 U.S. at 187。
  
7.最高裁がDiehr事件で明白に説示しているように、Benson 事件及びFlook事件の最高裁判決は、抽象的なアイディア及び自然現象は特許性がないという「長くかかって確立された原理」以上のものに賛成したわけではない。Diehr, 450 U.S. at 185 (citing Chakrabarty, 447 U.S. at 309 and Funk Bros., 333 U.S. at 130.)。

8.In re Pardo, 684 F.2d 912 (CCPA 1982)事件において、CCPAは「数学的アルゴリズム」を与えられたデータと共に公式を実行すること<the execution of formulas with given data>に狭く制限した。同じ年に、In re Meyer, 688 F.2d 789, 215 USPQ 193 (CCPA 1982)事件において、CCPAは同じ用語を数学的アルゴリズムによって表すことが可能な精神的な方法<any mental process>も含むように解釈した。これは特許商標庁(PTO)がその審査ガイドライン61 Fed. Reg. 7478, 7483 (1996)に採用した見解でもある。

9.もちろん、少なくとも法定対象物の一つのカテゴリーに関するものでなければならない。
 
10.以前に、Newman判事が説示したように、

ビジネス方法の除外は・・・特許法第101条の対象物の定義に不当な負担をかけるものであり、それは誤った選択肢であり、余分なものであり、もはや用いられないものであるとして、捨てるべきである。・・・「ビジネスを行う」事件の全ては、特許法のより明確な概念を使用して決定されてきた。特許性は、クレームされた方法が、他の何かの代わりに、「ビジネス」を行っているかどうかによるのではなく、その方法が、全体として見て、特許法第102条、第103条、及び第112条に規定された特許要件を満たすかにどうかによる。
In re Schrader, 22 F.3d 290, 298, 30 USPQ2d 1455, 1462 (Fed. Cir. 1994) (Newman裁判官の反対意見)。

11.Rinaldo Del Gallo, III, Are 'Methods of Doing Business' Finally out of Business as a Statutory Rejection?, 38 IDEA 403, 435 (1998)参照。
  
12.以下も参照。Dann v. Johnston, 425 U.S. 219 (1976)(最高裁は、コンピュータ化された金融記録保管システムに関して、第103条に基づく特許無効の意見の中で、第101条について議論するのを辞退した。);In re Chatfield, 545 F.2d 152, 157, 191 USPQ 730, 735 (CCPA 1976); Ex parte Murray, 9 USPQ2d 1819, 1820 (Bd. Pat. App. & Interf. 1988)(クレームされた会計方法は、費用分析計算書を発行するために必要な予備的なステップとして、入力、ソート、借り方への記入、支出の合計以上のことを要求していない・・・。)事件は、非法定対象物の理由ではなく、自明性又は新規性の欠如の理由を述べている。

13.ビジネスを「行う」方法とそれを実行する手段との間の歴史的な区別は、複雑な現代のビジネス・システムの中では、かすんでいる。Paine, Webber, Jackson & Curtis v. Merrill Lynch, 564 F. Supp. 1358, 218 USPQ 212 (D. Del. 1983)、(現金管理のコンピュータ化されたシステムは法定対象物であると判示している。)参照。
  
14.さらに、これらの事件はBenson事件時代のFreeman-Walter-Abeleテスト − 別の言葉を使えば、Diehr事件及びAlappat事件以前に存在した分析 − に拘束されていた。

15.Loew's Drive-In Theatres v. Park-In Theatres, 174 F.2d 547, 552 (1st Cir. 1949)(ビジネスを処理するシステムを実行するその手段は「発明の能力の行使<an exercise of the faculty of invention>」を欠いていると判示している。);In re Patton, 127 F.2d 324, 327-38 (CCPA 1942)(記録の引用例<the references of record>を超えて特許可能なものを定義するのに失敗しているとして、クレームの無効を認定している。);Berardini v. Tocci, 190 F 329, 332 (C.C.S.D.N.Y. 1911); In re Wait, 73 F.2d 982, 983 (CCPA 1934)(「この種の全ての取り扱いにおいて、間違いなく本質的な複数の段階があり、常にそうでありつづけた。そして、ビジネスを行う方法のいくつかは特許可能な新規性があり得ることを、判示はしないが、認めるとしても、我々は本件においてはそのような新規性は欠けていると考える。」);In re Howard, 157 USPQ 615, 617 (CCPA 1968)(「それゆえ、我々は、クレームが新規な方法を定義していない・・・そうであるから、ビジネスを行う方法が本質的に特許性がないかどうかの争点を検討する必要がないと認定する、という理由で〔特許商標庁の〕審判の判断を支持する。」)も参照。In re Patton, 127 F.2d 324, 327, 53 USPQ 376, 379 (CCPA 1942)事件で、ビジネスを処理するシステムは、そのシステムを実行する手段から離れては、特許性のある対象物ではないと、より明確に述べているが、判例集は非特許対象物の別個のビジネスの種類の創作を要求していない<the jurisprudence does not require the creation of a distinct business class of unpatentable subject matter>。




訳注

(訳1)サマリー判決の申立人<movant>がState Streetであるから、「相手方<nonmovant>」はSignatureである。サマリー判決は事実審理を行わずになされているから、相手方が主張した事実が正しいと仮定して審理するのだろうと考えられる。したがって、これ以降に記載された法定対象物の争点に関係した事実は、争いのない事実プラスSignatureが主張した事実であるから、「真実」かどうかは不明である。地裁が差戻審において事実審理を行い、この判決に記載された事実とは異なった事実を認定し、その認定した事実を前提にして、この判決と矛盾しない判決を行うことも全くないとは言い切れない。



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